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상표 및 부정경쟁에 관한 FAQ
1. 제품명을 국내에서 보호받고 싶은데 어떻게 하나요?
2. 이태리타올, 종로김밥 등과 같은 보통명칭을 등록하여 사용하고 싶은데 가능한가요?
3. 제품의 품목등록을 받고 사용중인데 제품의 이름과 동일한 명칭을 상표등록한 권리자가 상표권침해를 이유로 사용을 중지하라고 하는데 이것도 상표권 침해에 해당하나요?
4. 타인이 나의 상호 또는 도메인 네임과 유사한 상호를 상표 및 서비스표로 출원하여 사용하고 있어요.
5. 간판에 권리표시를 하는데, 출원과 등록은 어떻게 다르나요?
6. 광고를 할 때 권리표시를 하고 싶은데...
7. 상표를 출원중인데 타인이 유사한 표장을 사용하고 있어요. 타인이 사용을 못하게 할 수 있나요?
8. 저는 00제품의 한국내 독점판매권자인데 타인이 미국으로부터 동일한 제품을 수입해오고 있어요...
9. 국내에 등록된 상표를 외국에서 광고, 판매하는데 사용중지를 요청할 수 있나요?
10. 국내에서 등록된 상표(도형)을 사용하는데 선권리자(저작권자)가 사용을 하지 말라고 하는데...
11. 상표권리를 침해하는 자에게 어떻게 대응해야 하나요?
12. “일이삼+123”상표를 등록받은후 실지 사용은 “일이삼”으로 사용하여 왔습니다. 그런데 타인이 사용을 하지 않았다고 취소심판을 제기하였는데 정말 등록이 취소가 되나요?
13. 국내회사가 외국회사와 라이선싱계약의 종료후 사용을 계속하면...
14. 대리점 관계에 있는 회사가 본사의 허락없이 상표 및 도메인을 출원/등록 하였는데요...
15. 상표를 양도받았는데 타인이 사용하고 있습니다. 그러나 특허청에 양도등록을 하지 않았는데 어떻게 하나요?
16. 동업관계중 공동명의로 되어 있는 상표를 타인에게 양도하고자 하는데 공동명의인 중 1명이 동의를 거부합니다.
이 경우 동의서 없이 양도가능하나요?
17. 타인의 권리침해로 인하여 경고장을 받은후 그 표장을 계속하여 사용하고 싶은 경우 어떠한 방법이 있나요?
18. 한국내 상표권자인데 아무런 허락없이 타인이 동일한 표장이 표기되어 있는 물건을 수입하는데 이것도 침해인가요?
또한 외국에 수출하는 경우는요?
19. 출원 및 등록이 없이 표장 및 용기를 사용하고 있었는데 타인이 용기를 베껴서 사용하는데 어떻게 하나요?
20. 회사의 직원이 퇴사후 동종경쟁업체로 가서 전회사의 아이템과 비슷한 제품을 만들고 있는데...
 
1. 제품명을 국내에서 보호받고 싶은데 어떻게 하나요?
1) 관련 규정

상표법 제2조 제1호에
“상표라 함은 상품을 생산?가공?증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호?문자?도형?입체적형상 또는 이들을 결합한 것과 이들 각각에 색체를 결합한 것을 말한다.”고 규정되어 있습니다.

2) 답변

상기 규정에서와 같이 한국에서는 산업자원부 산하 특허청에서 산업재산권과 관련된 업무를 담당하고 있고, 사용하고자 하는 표장과 물품류를 지정하여 상표출원하면 거절이유를 심사한 후 이상이 없으면 등록을 받게 됩니다. 출원에서 등록까지 12~15개월 정도 소요되며 등록이 되면 국내에서 독점배타적인 권리를 가지게 됩니다.

 
2. 이태리타올, 종로김밥 등과 같은 보통명칭을 등록하여 사용하고 싶은데 가능한가요?
1) 관련 규정

상표법 제6조에 따르면 “상품의 보통명칭 상표, 관용상표, 성질표시 상표, 현저한 지리적 명칭, 흔한 성 또는 명칭, 간단하고 흔한 표장, 식별력 없는 표장은 등록받을 수 없다.”고 규정하고 있습니다.

2) 답변

상기 규정에 따라, 이들 표장은 보통명칭 및 현저한 지리적 명칭에 해당하여 상표등록을 받을 수 없고 등록을 받았다고 하더라도 무효심판의 사유에 해당하므로 불완전한 권리입니다. 그러나 2001년 7월 1일부터 시행되는 개정상표법에서에 따르면 보통명칭 상표와 관용상표를 제외한 나머지는 상표출원전에 상표를 사용한 결과 누구의 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있는 것은 상표등록을 받을 수 있습니다.

 
3. 제품의 품목등록을 받고 사용중인데 제품의 이름과 동일한 명칭을 상표등록한 권리자가 상표권침해를 이유로 사용을 중지하라고 하는데 이것도 상표권 침해에 해당하나요?
1) 답변

제품에 따라서는 개별법에 의하여 해당관청에 제품의 품목을 신고 또는 허가를 받아야 하는 것이 있습니다(예 : 의약품과 의약부외품의 경우). 이 경우 품목에 대한 신고 또는 허가가 없는 경우 국내에서 해당 제품의 제조 및 판매를 할 수가 없습니다. 비록 해당품목의 신고 또는 허락이 있었다고 하더라도 품목과 표장이 상표권자의 상표와 유사하게 사용된다면 이는 상표권침해에 해당합니다. 그러므로, 상표권자는 침해를 근거로 사용의 중지를 요청할 수 있는 것이고 침해자가 계속 제품의 표장을 사용하고자 한다면 상표권자의 허락이 있어야 합니다.

 
4. 타인이 나의 상호 또는 도메인 네임과 유사한 상호를 상표 및 서비스표로 출원하여 사용하고 있어요.

1) 관련 규정

상표법 제51조 제1호에 의하면, “자기의 성명?명칭 또는 상호?초상?서명?인장 또는 저명한 아호?예명?필명과 이들의 저명한 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표는 상표권의 효력이 미치지 아니한다.”고 규정하고 있습니다.

2) 답변

상호는 상법, 도메인 네임은 도메인 등록규정, 상표는 상표법이 적용되는 완전 별개의 절차이고 상표법에서는 상호와 관련하여 상기와 같이 규정하고 있습니다. 결국 상표의 등록일자를 기준으로 하여 상표의 등록일보다 먼저 상호나 도메인네임이 등록되었다면 상표권의 효력이 미치지 아니하고 후에 등록되었다면 사용상황에 따라 상표권침해를 구성할 수도 있습니다. 그러므로, 상호 또는 도메인 네임의 등록자는 상표 및 서비스표의 출원인의 사용에 대하여 권리주장을 할 수가 없습니다.

 
5. 간판에 권리표시를 하는데, 출원과 등록은 어떻게 다르나요?

1) 관련 규정
상표법 제41조 제1항에 의하면 “상표권은 설정등록에 의하여 발생”하고, 제42조에 의하면 “상표권의 존속기간은 상표권의 설정등록이 있는 날부터 10년으로 하고 10년간씩 갱신할 수 있다.”고 규정하고 있습니다.

2) 답변

2.1. 출원 : 행정관청에 서면으로 출원서를 제출하는 것으로 출원함에 따라 상표등록을 받을 수 있는 권리가 발생하게 됩니다. 출원번호는 매년 당해연도를 앞에 표기한후 뒤에 1부터 시작하는 일련번호가 부여됩니다. (예 : 1999-100, 2001-2500)

2.2. 등록 : 출원서류를 심사한후 거절사유가 없으면 등록이 허락되고 등록료를 납부하여 설정등록을 하는 것을 의미합니다. 상표권 설정등록이 완료되면 상표권이 발생하여 한국내에서 독점배타적인 권리를 가지게 됩니다. 등록번호는 최초의 번호로부터 계속된 일련번호로 부여됩니다.

 
6. 광고를 할 때 권리표시를 하고 싶은데...
1) 관련 규정

상표법 제91조[허위표시의 금지]에 의하면
1. 등록을 하지 아니한 상표 또는 상표등록출원을 하지 아니한 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것같이 상품에 표시하는 행위
2. 등록을 하지 아니한 상표 또는 상표등록출원을 하지 아니한 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것같이 영업용 광고?간판?표찰?상품의 포장 또는 기타 영업용 거래서류등에 표시하는 행위
3. 지정상품외의 상품에 대하여 등록상표를 사용하는 경우에 그 상표에 상표등록표시 또는 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위를 허위표시로서 금지하고 있고,

제95조 (허위표시의 죄) “제91조의 규정에 위반한 자는 3년이하의 징역 또는 2천만원이하의 벌금에 처한다.”고 규정하고 있습니다. 개정상표법에 의하면 법인의 경우 6천만원이하의 벌금이 적용됩니다.

2) 답변

2.1. 등록표시
산업재산권으로 등록된 경우에만 등록번호를 특허 제OOO호, 실용신안등록 제OOO호, 의장등록 제OOO호, 상표등록 제OOO호, ®, Registered Trademark 등과 같이 표기할 수 있습니다.

2.2. 출원표시
특허, 실용신안 등을 출원중에 있는 물품에 대하여는 특허품이라고 기재할 수 없으며, 부득이 표기할 필요가 있을 경우에는 출원상태임을 명기하여, 예)특허출원 10-2000-0000000, 실용신안등록출원 20-2000-0000000, 의장등록출원 30-2000-0000000, 상표등록출원 40-2000-0000000 (2000은 출원연도를 나타냄), 상표명TM 등과 같이 표기하여야 합니다.

2.3. 특허 등 산업재산권을 출원하여 등록이 거절된 것, 또는 존속기간 만료, 특허료 불납, 무효처분 등으로 권리가 소멸된 것은 특허 제OOO호 등 관련표시를 할 수 없습니다. 실용신안, 의장, 상표로 등록된 것을 특허OOO호라고 표기할 수 없으며, 등록된 산업재산권과 그 등록번호를 그대로 명기해야 합니다. 특허, 실용신안, 의장, 상표 등 어느 산업재산권에 대해서도 등록?출원한 사실이 없을 때에는 이를 표기할 수 없습니다.

2.4. 잘못된 허위표시 광고유형

- 특허출원중인 물품을 출원번호 표기도 없이 단순히 특허품이라고 표기
- 특허출원중인 것을 특허 제OOO호로 하여 출원번호를 등록번호인 것처럼 표기
- 특허출원하여 등록거절된 것을 특허 제OOO호 또는 특허출원 제OOO호등으로 표기
- 존속기간 만료, 특허료 불납 및 무효처분 등으로 권리가 소멸된 것을 특허 제OOO호라고 표기
- 실용신안, 의장 또는 상표로 등록된 것을 특허 제OOO호라고 표기
- 실용신안등록, 의장등록, 상표등록의 경우에 상기와 같이 허위 표시
- 특허, 실용신안, 의장, 상표 등 어느 산업재산권에 대해서도 등록은 물론 출원한 사실조차 없음에도 불구하고, 등록 또는 출원한 것으로 표기

 
7. 상표를 출원중인데 타인이 유사한 표장을 사용하고 있어요. 타인이 사용을 못하게 할 수 있나요?

1) 관련 규정

개정 상표법 제24조의 2에 의하면, “출원공고가 있은 후 당해 상표등록출원에 관한 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품에 대하여 당해 상표등록출원에 관한 상표와 동일하거나 이와 유사한 상표를 사용하는 자에게 서면으로 경고할 수 있다. 단 출원인이 당해 상표등록출원의 사본을 제시하는 경우에는 출원공고전이라도 서면으로 경고할 수 있다.

상기 경고를 한 출원인은 경고후 상표권을 설정등록할 때까지의 기간에 발생한 당해 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.”고 규정하고 있습니다.

2) 답변

지금까지는 출원중이 출원인이 상표등록전에는 상대방의 사용에 대한 조치를 취할 방법이 없었으나 2001년 개정상표법에는 등록전이라도 출원공고후 또는 공고전이라도 출원서의 사본을 제시하고 경고장을 발송할 수 있고 등록후에 사용주의적인 요소를 도입하여 경고후 상표권을 설정등록할때까지의 업무상 손실에 상당하는 보상금을 청구할 수 있도록 제도가 변경되었습니다.

그러므로, 현재 출원중 발생한 것에 대하여는 사용중지요청을 할 수 없고 등록이 되면 그 이후 침해에 대한 책임을 물을 수 있습니다. 이 조항은 2001년 7월 1일이후 출원되는 출원부터 적용됩니다.

 
8. 저는 00제품의 한국내 독점판매권자인데 타인이 미국으로부터 동일한 제품을 수입해오고 있어요...

1) 관련 규정

1995년 11월 3일자 관세청 고시 제1995-943호 “지적재산권보호를 위한 수출입사무처리 규정”에 의하여 병행수입이 허용되었습니다.

2) 답변

병행수입이 허용되기 위하여서는
- 국내외 상표권자가 동일인이거나 계열회사 관계, 수입대리점관계 등 동일인을 볼 수 있는 관계가 있는 경우,
- 외국의 상표권자와 동일관계에 있는 국내상표권자로부터 전용사용권을 설정받은 경우,
- 외국의 상표권자와 동일인관계에 있는 국내상표권자로부터 전용사용권을 설정받은 국내전용사용권자가 당해상표가 부착된 물품을 제조, 판매하는 경우에는 국내전용사용권자와 외국의 상표권자가 동일인 관계에 있는 경우에 한한다.는 기준에 부합하여야 합니다.

그러므로, 독점판매권자라면 우선 상표권 또는 전용사용권이 설정되어있는지가 확인되어야 하고, 또한 상기 경우에 해당하는지를 판단한후, 기준에 해당하지 않는다면 타인의 수입행위는 상표권침해를 구성할 수 있습니다.

 
9. 국내에 등록된 상표를 외국에서 광고, 판매하는데 사용중지를 요청할 수 있나요?

1) 관련 규정

공업소유권의 보호를 위한 파리협약 제6조 제3호 [상이한 국가에서의 동일한 상표 보호의 독립]에 의하면, “일 동맹국에서 정당하게 등록된 상표는 원국가를 포함하는 타 동맹국에서 등록된 상표와 독립적인 것으로 간주된다.”고 규정하고 있습니다.

2) 답변

파리조약은 한 국가에서 산업재산권등록은 그 국가의 주권이 미치는 영역에서만 효력을 가지기 때문에 타국에는 어떠한 영향도 미치지 아니한다는 속지주의를 채택하고 있으므로 외국에서 등록된 산업재산권은 각각 독립적인 권리입니다. 상기에 기술된 바와 같이, 한 국가에서 등록된 상표는 타국에 영향을 미치지 아니합니다. 한국의 상표권자가 외국에서의 동일한 상표를 사용하는 사람에 대한 상표권침해의 주장을 위하여서는, 해당국가에서 당해 상표에 대한 상표권을 가지고 있어야만 합니다.

 
10. 국내에서 등록된 상표(도형)을 사용하는데 선권리자(저작권자)가 사용을 하지 말라고 하는데...

1) 관련 규정

상표법 제53조 (타인의 의장권등과의 관계)
“상표권자?전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용상태에 따라 그 상표등록출원일전에 출원된 타인의 특허권?실용신안권?의장권 또는 그 상표등록출원일전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는 지정상품중 저촉되는 지정상품에 대한 상표의 사용은 특허권자?실용신안권자?의장권자 또는 저작권자의 동의를 얻지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다.”

2) 답변

상표의 도형?색체?입체적형상은 미술저작물과 저촉관계가 발생할 수 있습니다. 타인의 저작권보호 대상이 포함된 상표와 같이 타인의 저작물을 침해하는 이러한 상표들은 공공의 질서 즉 저작권법 질서에 반하므로 등록되어서는 아니될 것이나, 이러한 것이 간과되거나 다른 이유로 등록이 된 경우라도 선행 저작권자의 동의를 받아야 하는 것이 당연하다 할 것입니다.

 
11. 상표권리를 침해하는 자에게 어떻게 대응해야 하나요?

1) 관련 규정

상표법 제93조 (침해죄)
“상표권 및 전용사용권의 침해행위를 한 자는 5년이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금에 처한다.

개정상표법에 의하면 “7년이하의 징역 또는 1억원이하의 벌금”으로 상향되어 규정되었습니다. 그러나, 법인의 경우에는 3억원이하의 벌금이 적용됩니다.

2) 답변

상표법 제66조에 규정된 상표의 침해유형은
1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위
2. 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 목적이나 사용하게 할 목적으로 교부 또는 판매하거나 위조?모조 또는 소지하는 행위
3. 타인의 등록상표를 위조 또는 모조할 목적이나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작?교부?판매 또는 소지하는 행위
4. 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위와 같습니다.

상기의 침해행위에 해당하는 지를 판단하고, 침해에 해당한다면 침해자에게 상표권침해 및 구제사항을 알려주는 경고장을 내용증명으로 우선 발송한후 이에 대한 상대방의 대응이 만족하다면 더 이상 법적구제를 진행할 필요성이 없으나 대응이 불만족한 경우에는;

민사적 구제로 침해금지청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권 등을 행사할 수 있고 형사적 구제로 형사고소를 할 수 있습니다

 
12. “일이삼+123”상표를 등록받은후 실지 사용은 “일이삼”으로 사용하여 왔습니다. 그런데 타인이 사용을 하지 않았다고 취소심판을 제기하였는데 정말 등록이 취소가 되나요?

1) 관련 규정

상표법 제73조 [등록상표의 취소심판]
2. 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우
3. 상표권자?전용사용권자 또는 통상사용권자중 어느 누구도 정당한 이유없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일전 계속하여 3년이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우
8. 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우. 다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 그러하지 아니하다

2) 답변

상표는 출원시 상표의 견본을 제출하므로 견본대로 심사를 한후 이에 대한 사용을 허락받는 것입니다. 상표등록권자라 하더라도 견본대로 사용하지 않거나 널리 알려진 타인의 상표에 편승하거나 모방하기 위하여 또는 저명한 타인의 상품인 것처럼 꾸미기 위하여 자기의 등록상표에 부기?변경을 가하여 사용하는 것은 허용될 수 없는 것이므로 이러한 행위는 정당한 사용이라고 볼 수 없을 뿐만아니라 일반 공중에 대한 일종의 부정행위라고 할 수 있습니다.

변형사용에 의한 취소사례를 보면;
등록형태 실제사용형태
브라우니 브라우닝
친구 Friend
NUK+엔유케이 NUK+누-크
영+YOUNG 영 또는 YOUNG
LGe+엘지이 LGe 등
이 있습니다. 그러므로 등록형태는 “일이삼+123”이나 실제사용이 “일이삼”이라면 변형사용이고 이해관계인이 불사용취소심판을 제기한다면 등록이 취소될 수 있습니다.

 
13. 국내회사가 외국회사와 라이선싱계약의 종료후 사용을 계속하면...

1) 관련 규정

제55조 (전용사용권)
① 상표권자는 그 상표권에 관하여 타인에게 전용사용권을 설정할 수 있다.
③ 제1항의 규정에 의한 전용사용권의 설정을 받은 전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위안에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.
④ 전용사용권자는 그 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 한다.

제56조 (상표권 및 전용사용권등의 등록의 효력)
① 전용사용권의 설정?이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)? 변경?포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.

제57조 (통상사용권)
① 상표권자는 그 상표권에 관하여 타인에게 통상사용권을 설정할 수 있다.
② 제1항의 규정에 의한 통상사용권의 설정을 받은 통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위안에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가진다.
제58조 (통상사용권등의 등록의 효력)
① 통상사용권의 설정?이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)?변경?포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.

2) 답변

개념적으로 전용사용권이 설정되면 물권적 권리이므로 상표권자도 상표를 사용할 수 없고, 통상사용권은 채권적 권리로서 상표권자는 사용할 수 있는 것입니다.

외국의 상표권자가 한국내 사용권계약을 함에 있어 상표를 한국내 사용권자 명의로 등록하게 하는 경우 사용계약관계가 종료하게 되면 계약해제에 따르는 원상회복의무로서 사용허락된 상표권은 사용허락자에게 이전등록하고 사용을 중지하여야 합니다. 한편, 외국의 상표권자가 한국내 상표등록을 하였다면 사용권계약을 종료하면 계약에 의한 특약이 없는한 즉시 사용을 중지하여야 하고 허락없이 계속하여 사용한다면 상표권침해를 구성할 수 있습니다.

 
14. 대리점 관계에 있는 회사가 본사의 허락없이 상표 및 도메인을 출원/등록 하였는데요...

1) 관련 규정

상표법 제23조 제1항 제3호에 의하면 “조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일전 1년이내에 대리인이나 대표자이었던 자가 상표에 관한 권리를 가진자의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 그 상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 한 경우”를 거절사정되는 것으로 규정하고 있습니다.

참고로, 개정 부정경쟁방지법 제2조 제1호 사목에 “대리인 등이 정당한 이유없이 상표에 관한 권리를 가진자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품에 사용하거나, 이러한 것을 사용한 상품을 판매?반포 또는 수입?수출하는 행위를 부정경쟁행위”로 규정하는 것을 신설하였니다.

2) 답변

상표관련하여, 상표는 본사의 허락없이 사용권계약기간중 대리점이 독자적으로 출원하였으므로 부정한 목적으로 출원을 진행하였다 할 것이고, 이러한 상표가 비록 등록이 되었거나 된다고 하더라도 상기 상표부등록사유에 해당하여 상표법 제71조의 상표권무효사유 및 동법 제73조의 상표권취소사유에 해당됩니다.

도메인 네임관련하여서는, 대리점이 등록한 도메인 네임 “dimchae.com”가처분 결정문에서는 “이 문자를 인터넷 도메인네임 또는 전자우편주소에 포함시키거나 상호로 사용하여서는 아니되고 홈페이지상에 ‘만도위니아 영업본부 딤채닷컴 책임자 000’ 및 ‘사이버 대리점’이라는 표시를 하여서는 아니된다.”고 결정하였고, “legokorea.co.kr”의 판결문에서는 “피고가 원고의 사전승인없이 상호중 중요부분이 포함된 도메인 네임을 등록하고 홈페이지 개설후 영업활동을 벌인 것은 원고의 사전승인후 하기로 약정한 대리점계약의 의무를 이행하지 아니한 것이고 피고의 행위로 인하여 영업주체의 오인혼동을 불러일으킬 여지가 충분하므로 부정경쟁행위에 해당한다.”고 판결하였습니다.

그러므로, 본사의 허락이 없는 대리점의 상표 및 도메인네임의 등록행위는 법률상 허락되지 아니합니다.

 
15. 상표를 양도받았는데 타인이 사용하고 있습니다. 그러나 특허청에 양도등록을 하지 않았는데 어떻게 하나요?

1) 관련 규정

상표법 제54조 (상표권등의 이전)
① 상표권은 그 지정상품마다 분할하여 이전할 수 있다. 이 경우 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 한다.

제56조 (상표권의 등록의 효력)
① 상표권의 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)?변경?포기에 의한 소멸?존속기간의 갱신?지정상품의 추가 또는 처분의 제한에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.

2) 답변

상기 규정과 같이 상표권의 이전후 이전등록을 하지 아니하면 효력이 발생하지 않으므로 당사자간에 계약에 의한 이전을 하였다고 하더라도 상표법상의 효력이 없습니다. 그러므로, 타인에게 상표권을 주장하기 위하여서는 상표권이전등록을 완료한후에 상표권침해를 주장할 수 있습니다.

 
16. 동업관계중 공동명의로 되어 있는 상표를 타인에게 양도하고자 하는데 공동명의인 중 1명이 동의를 거부합니다. 이 경우 동의서 없이 양도가능하나요?

1) 관련 규정

제54조 (상표권등의 공유)
⑤ 상표권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 전원의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.
⑥ 상표권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 전원의 동의를 얻지 아니하면 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수 없다.

2) 답변

상표권도 공유가 가능하며 공유물의 이용은 민법상 각 공유자의 지분의 과반수로서 결정합니다. 따라서 지분의 양도 및 질권의 설정, 전용사용권 및 통상사용권의 설정에 대해서는 다른 공유자 전원의 동의가 필요하고 또한 존속기간 갱신등록출원도 공유자 전원이 공동으로 하여야 합니다. 또한, 심판청구와 심결취소소송절차에서도 필요적 공동소송의 형태를 취하여야 합니다. 그러므로, 다른 공유자의 동의서 없이 상표권양도는 할 수가 없습니다.

공유관계의 해소를 위하여 공유물의 분할을 청구할 수 있으나, 그 객체의 무체성으로 인하여 현물분할은 불가능하며 사안에 따라서 대금분할이나 가격배상의 방법으로 해야할 것입니다. 공유자 사이의 합의에 의하여 지정상품별로 분할이전이나 사용권의 분할에 의한 이용 등도 가능할 것이나 상호유사하지 아니한 범위내에서 이루어져야 할 것입니다.

 
17. 타인의 권리침해로 인하여 경고장을 받은후 그 표장을 계속하여 사용하고 싶은 경우 어떠한 방법이 있나요?

1) 답변

상표권침해는 상표권자의 허락없이 무단으로 사용하여 발생하는 문제입니다. 상표권자로부터 경고장을 받으면 경고장내에 시정사항이 기재되어 있으므로 이에 대한 이행을 하면 통상적으로 법률문제로 비화되지는 않습니다. 그러나 계속하여 상표를 사용하고 싶다면 상표권자의 허락을 득한후 사용하면 됩니다. 해결방법으로는 허락에 의한 사용, 사용권설정, 상표권이전 등이 있습니다.

 
18. 한국내 상표권자인데 아무런 허락없이 타인이 동일한 표장이 표기되어 있는 물건을 수입하는데 이것도 침해인가요? 또한 외국에 수출하는 경우는요?

1) 관련 규정

상표법 제2조 (정의) 제6호,
“상표의 사용”이라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.
가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시?수출 또는 수입하는 행위
다. 상품에 관한 광고?정가표?거래서류?간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위

상표법 제66조에 규정된 상표의 침해유형은
1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위
2. 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 목적이나 사용하게 할 목적으로 교부 또는 판매하거나 위조?모조 또는 소지하는 행위
3. 타인의 등록상표를 위조 또는 모조할 목적이나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작?교부?판매 또는 소지하는 행위
4. 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위

2) 답변

상표의 사용의 형태에는 수출과 수입도 포함됩니다. 그러므로 한국내 상표권자의 허락없이 동일유사한 표장을 부착한 유사품목에 속하는 제품을 수출 및 수입하는 행위는 상표권침해를 구성할 수도 있습니다.

한편, 산업발전을 진흥하고 정보화 사회를 주도하는 지적재산권을 국제적으로 보호하기 위하여 WTO는 TRIPs 협정을 체결하여 지적재산권 보호에 대한 국제적인 통일을 이루고 지적재산권 침해물품의 국제거래를 엄격히 금지하고 있습니다. 이에따라 각 세관은 산업발전을 저해하고 소비자를 기만하여 국제적으로 금지되고 있는 불공정 무역행위인 상표권 침해물품 및 저작권 침해물품의 수출입을 금지하고 있습니다. 관세법 제146조의2 (지적재산권 보호)에 의하여 세관에 상표권 또는 저작권을 신고하시면 수출입 통관시 상표권 침해가 우려되는 물품의 통관보류, 권리자의 요청에 의한 통관보류 및 위조상품이 명백한 물품에 대한 통관보류가 가능합니다.

또한 관세법에 의한 상표권 및 저작권 침해물품의 통관보류 외에 사법 경찰관리의 직무를 행할 자와 그 직무범위에 관한 법률에 의하여 수출입관련 지적재산권 침해사범에 대한 수사권이 세관 공무원에게 부여되어 있어 상표권, 저작권 침해사건은 물론 특허권 등 수출입 관련 기타 지적재산권 침해사범에 대해 상표법 등 개별법 위반으로 조사하여 처벌하고 있습니다.

 
19. 출원 및 등록이 없이 표장 및 용기를 사용하고 있었는데 타인이 용기를 베껴서 사용하는데 어떻게 하나요?

1) 관련 규정

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(“부정경쟁방지법”) 제2조
1. "부정경쟁행위"라 함은 그 목적의 여하를 불문하고 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.
가. 국내에 널리 인식된 타인의 성명?상호?상표?상품의 용기?포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매?반포 또는 수입?수출하여 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위
나. 국내에 널리 인식된 타인의 성명?상호?표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위
마. 타인의 상품을 사칭하거나 상품 또는 그 광고에 상품의 품질?내용?제조방법?용도 또는 수량의 오인을 일으키게 하는 선전 또는 표지를 하거나 이러한 방법이나 표지로써 상품을 판매?반포 또는 수입?수출하는 행위

2) 답변

부정경쟁방지법에서 보호되는 상표나 상호는 주지성을 취득하여 거래계에 공시되어 있으면 충분하고, 등기?등록되어 있음을 요하지 않습니다. 상표법과 비교했을 때 부정경쟁행위는 실질적으로 사용을 전제로 하는 것입니다. 이에는 몇가지 요건이 있는데;
- 타인의 상품임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식된 것일 것
- 그 표지가 타인의 상품임을 표시하는 표지와 동일 또는 유사할 것
- 타인의 상품임을 표시하는 표지를 사용하거나 이러한 표지를 사용한 상품을 취급할 것
- 이러한 표지를 사용함으로써 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하거나 일으키게 할 우려가 있을 것입니다.

이 요건을 충족하는 경우 부정경쟁행위에 해당하므로 민형사상의 구제를 할 수 있습니다. 그러므로, 비록 등록이 없다고 하더라도 일정 요건하에 법률의 보호를 받으실 수 있습니다. 한편, 유명상표의 경우라면 2001년 7월 1일부터 시행되는 개정 부정경쟁방지법에 따라 비유사한 상품이나 영업에 사용하여 혼동이 발상하지 않더라도 유명상표의 식별력 및 명성을 손상시키는 경우 당해 상표 등의 사용을 금지할 수 있도록 규정하였습니다.

 
20. 회사의 직원이 퇴사후 동종경쟁업체로 가서 전회사의 아이템과 비슷한 제품을 만들고 있는데...

1) 관련 규정

부정경쟁방지법 제2조
2. “영업비밀"이라 함은 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법?판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.
3. "영업비밀 침해행위"라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.
가. 절취?기망?협박 기타 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하는 행위(이하 "부정취득행위"라 한다) 또는 그 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개(비밀을 유지하면서 특정인에게 알리는 것을 포함한다. 이하 같다)하는 행위
나. 영업비밀에 대하여 부정취득행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 취득하는 행위 또는 그 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위
다. 영업비밀을 취득한 후에 그 영업비밀에 대하여 부정취득행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위
라. 계약관계등에 의하여 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀의 보유자에게 손해를 가할 목적으로 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위
마. 영업비밀이 라목의 규정에 의하여 공개된 사실 또는 그러한 공개행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 취득하는 행위 또는 그 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위
바. 영업비밀을 취득한 후에 그 영업비밀이 라목의 규정에 의하여 공개된 사실 또는 그러한 공개행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위

2) 답변

영업비밀의 요건으로는 비공지성, 경제적유용성, 비밀관리성이 있어야 합니다. 이와 관련한 판례로 대법원 1996. 12. 23선고 96다 16605판결에서 경쟁회사의 영업비밀을 관리하는 중견간부를 스카우트함에 있어 그 주목적이 그 영업비밀을 누설하도록 유인하고 실제로 그를 스카우트한 후 단기간내에 위 영업비밀을 이용한 제품을 출시하여 영업비밀관리자가 직원 교육목적으로 자기 노트에 적어두었던 영업비밀을 공개한 사안에서 중견간부의 스카우트 행위자체도 영업비밀 부정취득행위가 되는 것으로 인정한 사례가 있습니다.

그러므로, 상기한 세가지 요건을 충족한다면 이 건의 경우도 영업비밀침해를 구성할 수 있습니다. 현행 부정경쟁방지법은 현임직원, 전임직원 등 내부인의 침해행위만을 처벌대상으로 하고 있으므로 소위 산업스파이 같은 외부인의 경우는 미국의 Economic Espionage Act와 같은 처벌규정이 없는 한 민사상의 구제외에 형법상의 절도 등과 같은 재산범죄에 의할 수 밖에 없습니다.